Hoy por hoy protección de los derechos
de la propiedad intellectual no es una ostentación
pero es una necesidad severa

 
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El Tribunal de Propiedad Intelectual: La Oficina Rusa de patentes no tiene derecho a comparar una marca comercial y un nombre de empresa de otra persona, por iniciativa propia

 

 

El Tribunal de Propiedad Intelectual (TPI) publicó una Revisión de la práctica sobre la aplicación de ciertos motivos para denegar el registro estatal de una marca commercial (párrafos 2, 4, 5, 8 y 9 del artículo 1483 del Código Civil de la Federación de Rusia), aprobada por el decreto del presidium del TPI del 20 de febrero 2020 No. SP-21/4.

Anteriormente, antes de la Revisión, la práctica de aplicar determinados párrafos del artículo 1483 del Código Civil de la Federación de Rusia constaba de varias decisiones de los Plenos del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación de Rusia, así como una gran variedad de aislados actos judiciales adoptados incluso antes de aparición del TPI. Ahora hay un solo documento generalizado que concierne temas discutibles e inunívocos de aplicación de este artículo.

La esencia básica de la práctica sobre este tema es la siguiente.

 

Nombre de empresa

De acuerdo con el párrafo 8 del artículo 1483 del Código Civil de la Federación de Rusia no se pueden registrar como marcas comerciales designaciones que son idénticas o similares hasta el grado de confusión con un nombre de empresa o designación comercial (o sus elementos individuales) protegidos en la Federación de Rusia o con el nombre de un logro de selección registrado en relación con productos homogéneos, si los derechos de estos objetos en la Federación de Rusia surgieron respecto a otras personas antes de la fecha de prioridad de la marca presentada para registro.

Al mismo tiempo, el nombre de empresa de una entidad jurídica registrada en un estado parte en el Convenio de París para protección de la propiedad industrial también puede oponerse a una marca comercial en la Federación de Rusia. Aplicación del párrafo 8 del artículo 1483 del Código Civil es posible en caso de confirmación de las siguientes circunstancias:
- el surgimiento del derecho al nombre de empresa de una entidad jurídica extranjera en virtud de la ley de ese país antes de la fecha de prioridad de la marca comercial o realización de actividades por dicha entidad en la Federación de Rusia en relación con bienes y servicios, que son homogéneos a los bienes y servicios para los cuales la marca commercial está registrada;
- el nombre de empresa de una entidad jurídica extranjera es ampliamente conocido entre los consumidores rusos.

En cualquier caso, para reconocer el suministro concesión de protección legal a una marca commercial como inválida en virtud del párrafo 8 del artículo 1483 del Código Civil de la Federación de Rusia, es necesario averiguar el grado de uso real del nombre de empresa en relación con bienes y servicios homogéneos antes de la fecha de prioridad para determinar la probabilidad de que el consumidor confunda la marca con el nombre.

Al mismo tiempo, como regla general, el volumen de uso de un nombre de empresa no importa cuando averiguar la realización real las actividades bajo de esto nombre por un titular del derecho a relación con los bienes y servicios que son homogéneos a los de que la marca commercial controvertida es registrada. Sin embargo, si existe una razón para el supuesto de ficticio uso de un nombre de empresa, el tribunal debe examinar el volumen de tanto uso.

La capacidad distintiva de un nombre de empresa, en este caso, no se evalúa; sin embargo, se tiene en cuenta el grado de popularidad al evaluar el riesgo de confusión entre una marca commercial y un nombre de empresa. El territorio en el que se utilizan realmente la marca y el nombre no tiene importancia.

Se observa que dado que solo las organizaciones comerciales tienen nombres comerciales, la probabilidad de confusión de una marca commercial con el nombre de una organización sin fines de lucro no implica que reconocimiento del suministro de protección legal a una marca comercial como inválida. Una organización sin fines de lucro tiene el derecho exclusivo de usar su nombre en virtud de la Ley sobre organizaciones sin fines de lucro, pero no es un derecho exclusivo a un nombre de empresa en el sentido de la parte del Código Civil de la Federación de Rusia a respecto de la propiedad intelectual, y no puede ser protegido por los medios proporcionados por la legislación a los titulares de derechos exclusivos.

 

Designación comercial

Al comparar una marca comercial con una designación comercial, en primer lugar es necesario determinar si ha surgido un derecho exclusivo a la designación comercial. Para que surja el derecho a una designación comercial es necesario que su uso por el titular de los derechos para individualizar su empresa sea suficientemente conocido dentro de un determinado territorio.

Si no se ha probado el uso real de una designación para la individualización de la empresa y, por tanto, si no se puede calificarla como designación comercial, se excluye la nulidad de suministro de protección legal a una marca comercial. Además, a una marca sólo puede oponerse una designación que tiene las características distintivas necesarias para reconocerla como comercial.

Desafortunadamente, la práctica judicial no ha aliviado los problemas existentes de protección de una designación comercial en disputas con los propietarios de marcas comerciales. La tendencia general es que, al proteger el derecho a una designación comercial, los tribunales exigen a los empresarios que presenten pruebas de la popularidad de dicha designación comercial dentro de un determinado territorio. Al mismo tiempo, no está claro de qué manera es posible probar esta circunstancia. Las órdenes, cartas, personal, estatutos y materiales de registro no pueden confirmar la notoriedad de una designación comercial.

Hasta la fecha, no hay ningún acto judicial que describa una lista aproximativa de pruebas a las que pueden invocarse los titulares de derechos de designaciones comerciales. Es por eso el registro de marcas comerciales fue y sigue siendo el medio de individualización más preferido, es decir, el más protegido.

 

Las conclusiones

1. Por sí solo el hecho de incluir un nombre de empresa en el Registro único de personas jurídicas del estado no es suficiente para oponerlo con una marca comercial, ya que es importante para qué bienes y servicios específicos se utiliza realmente el dicho nombre de empresa. No se aplican los requisitos de la capacidad distintiva a un nombre de empresa. Con esto, hay un requisito para el uso real del nombre.

2. Para oponer una marca comercial con una designación comercial es necesario que la designación comercial tenga dos condiciones – la popularidad dentro de un territorio específico y posesión de un carácter distintivo.

3. El cumplimiento de una marca comercial, suministrada para registro, con los requisitos del párrafo 8 del artículo 1483 del Código Civil de la Federación de Rusia se verifica en la etapa de examen de la solicitud solo si hay una apelación o en la etapa de considerar una objeción, presentada sobre la base apropiada, pero no por la Oficina de patentes Rusa por su propia iniciativa. Además, la posibilidad de cualquier persona, prevista por el Código Civil de la Federación de Rusia, objetar al registro de una marca está limitada por el tiempo desde la publicación de los detalles de la solicitud hasta la decisión sobre el registro estatal de la marca. En caso de que no se cumpla este plazo, el argumento de que una marca, ya registrada, no cumple con los requisitos de párrafo 8 del artículo 1483 del Código Civil solo puede declararse en el marco de la impugnación de la suministro de protección legal a la marca en la Cámara de disputas de patentes de acuerdo con el artículos 1512, 1513 del Código Civil de la Federación Rusa. El procedimiento para tal impugnación es significativamente diferente debido a la necesidad de probar el interés del solicitante en tales objeciones.

 

 

La traducción de Julia Nikoleva

 

El fuente de información: advgazeta.ru/novosti/sip-rospatent-po-svoey-initsiative-ne-vprave-sravnivat-tovarnyy-znak-i-firmennoe-naimenovanie-inogo-litsa/

 

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