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Infracción de marcas comerciales - práctica judicial mundial

Los casos de infracción de los derechos exclusivos de una marca comercial en la práctica internacional suelen ser el resultado del uso de palabras o frases lingüísticamente o fonéticamente similares en otro idioma. Sin embargo, a veces surgen violaciones como resultado de que las empresas imitan intencionalmente marcas rentables y conocidas para aumentar las posibilidades de su negocio.

Para una compañía joven y poco conocida, "el apropiación" de una marca de una empresa promovida puede traer ganancias financieras y la oportunidad de sobresalir. Sin embargo, lucrarse a expensas de marcas ajenas no pasa sin consecuencias. Y todavía algunas firmas intentan y tratarán de permanecer impunes.


1. Corea del Sur: diseñador Louis Vuitton contra el restaurante Louis Vuiton Dak
Veredicto - a favor de diseñador Louis Vuitton


Uno de los ejemplos impactantes de litigios internacionales sobre infracción de los derechos exclusivos de una marca comercial es la batalla entre el surcoreano restaurante de pollo frito y el diseñador Louis Vuitton.

El tribunal falló a favor del diseñador después de descubrió que el nombre del restaurante Louis Vuiton Dak era demasiado similar al nombre Louis Vuitton. Por añadidura, además de abusar del nombre, el restaurante utilizó en su logotipo y embalaje una imagen de retrato muy similar a la del diseñador famoso.

El nombre del restaurante "Louis Vuitton Dak" es un juego de palabras que crea una confusion entre el nombre del famoso diseñador y la denominación de canales de pollo en coreano - tondak.

El tribunal prohibió al propietario del restaurante con el nombre Kim usar la parte verbal de la marca registrada y el logotipo, ya que el uso "daña la originalidad y el valor de la marca francesa".

Kim inmediatamente se le ocurrió un nuevo nombre para el restaurante: "chaLOUISVUI TONDAK". En respuesta, el diseñador francés exigió le pagar extra 14,5 millones de won coreanos (USD $ 12,750) por infringir la primera decisión judicial.

El tribunal se puso del lado del diseñador de nuevo y declaró que, a pesar de que se cambió el nombre del restaurante, y que las letras del nuevo nombre se ubicaron con otros intervalos, las dos marcas aún sonaron casi igualmente, por lo que el culpable debe recompensar los daños.

2. Estados Unidos: Academia de Ciencias contra GoDaddy
Veredicto - a favor de GoDaddy


En el caso del litigio sobre ciberocupación que ha durado más de cinco años, la Academia de Artes y Ciencias cinematográficas sufrió un gran fracaso en relación con una decisión judicial a favor de GoDaddy - el registrador gigante de nombres de dominio.

La Academia esperaba ganar hasta 30 millones de dólares y parecía tener éxito teniendo en cuenta las decisiones anteriores sobre el caso. Inicialmente la Academia logró presentar pruebas convincentes ante del tribunal de que 57 nombres de dominio de los 293 fueron vendidos por el registrador GoDaddy debido a la posible confusión, ya que eran muy similares a sus marcas comerciales. Sin embargo, el juez del tribunal de circuito de los Estados Unidos emitió un veredicto sobre la falta de evidencia de que GoDaddy tenía una intención desleal de comerciar con tales marcas como “Academy Awards” y “Oscars”.

La demanda basó en la acusación del registrador de que vendía a los consumidores tales nombres de dominio como “2011Oscars.com” y “betacademyawards.com”, permitió aparcar estas páginas y recoger parte de los ingresos por clics de los socios publicitarios de GoDaddy.


El programa apenas ganó dinero. Por ejemplo, el dominio academyawardbuzz.com recaudó solo unos pocos cientos de dólares para publicidad y obtuvo un total de menos de 50,000 impresiones de páginas.

Aun asì, esto fue la razón para iniciar un pleito que duró una mitad de una década. En eso muchos vieron creación de un precedente en el campo de la ciberocupación.

Al final de la decisión extensa el juez sacó conclusions de "un problema fundamental" con respecto a la teoría de la responsabilidad de la Academia según la Ley de defensa de los consumidores en el campo de ciberocupación. Escribe: "las capacidades técnicas de GoDaddy no pueden filtrar todas las marcas comerciales con respecto a las cuales existen derechos exclusivos.  Es el deber legal de la Academia de controlar sus propias marcas comerciales. De hecho, la demanda de la Academia presagió de imponer a GoDaddy (o cualquier otra compañía que ofrece aparcamiento, alojamiento u otros servicios básicos de Internet) una obligación sin precedentes de actuar en el papel de policía de Internet por marcas comerciales. La Ley de defensa de los consumidores en el campo de ciberocupación no establece obligaciones tan amplias".

Nota del Julia Nikoleva: la Ley de defensa de los consumidores en el campo de ciberocupación es una ley de los Estados Unidos aprobada en 1999, que estableció una base para tales acciones como registro, comercio ilegal o uso de un nombre de dominio similar al grado de confusión o que diluye marcas comerciales o un nombre personal. La ley fue elaborada para impedir a los "ciberocupas" que registran en internet nombres de dominio que contienen marcas comerciales sin la intención de crear un sitio web legítimo, en cambio que planea vender el nombre de dominio al propietario de la marca comercial o a un tercero. 


3. China: 3M contra 3N
Veredicto - a favor de 3M


El Tribunal chino ha obligado a la compañía china, que atropellió una de las marcas comerciales más famosas del mundo, a indemnizar los perjuicios graves al propietario de la marca.

Las compañías africanas que tomaron los consejos de sus abogados y registraron sus marcas en China, deben animarse de esta decisión.

Los hechos en este caso son simples. La compañía 3M tiene dos 3M marcas registradas en China. Las designaciones corresponden a la clase 17 de NCL e incluyen "telas finas o tiras hechas de materiales reflectantes" y "tiras de polímero reflectantes a excepción de embalaje (para mejorar y aumentar la visibilidad y la seguridad)". Una subsidiaria, 3M China Ltd, ha utilizado marcas registradas bajo una licencia y ha sido un fabricante y distribuidor de productos reflectantes con la marca 3M en China desde 2004.


La compañía local Changzhou Huawei Advanced Material Co Ltd («Huawei») presentió una solicitud a la Oficina de Patentes de una marca no original 3N en 19 clase. La compañía 3M objetó esta solicitud pero la Oficina de Patentes la aceptó con respecto a un grupo limitado de productos. 3M apeló al organismo superior que apoyó a la oposición.


3M también inició un litigio de infracción de marca en un tribunal de arbitraje de Hangzhou. La compañía exigió todos los recursos judiciales habituales: una orden judicial, pago de daños y costas legales. Huawei, a su vez, presentó objeciones en las que declaró que las marcas 3M y 3N no eran similares, y aún si fueran similares, entonces no podrían confundirse. Esto se debe al hecho de que durante varios años la marca 3N se ha utilizado para productos que eran más baratos que los productos marcados con 3M, y que durante este proceso la empresa ha creado un sector de mercado estable. Finalmente, Huawei enunció que nunca tuvo la intención de infringir la marca 3M y como parte de este argumento afirmió que la designación 3N consiste de las iniciales de la filosofía corporativa (el lema de la compañía): "nuevos conceptos, nuevas tecnologías, nuevos productos".


El tribunal de primera instancia falló a favor de 3M. Señaló que la marca 3M es distintiva y ampliamente conocida. Debido al hecho de que ambas designaciones son visualmente similares, existe la posibilidad de confundirlos o, al menos, aparición de una asociación. Además, el tribunal subrayó que la infracción era claramente intencional, ya que la compañía nunca promovió ni promocionó su lema imaginario.


El tribunal emitió una resolución judicial que prohibió a la compañía vender productos marcados con la designación 3N y obligando a Huawei a pagar los costos legales a 3M.

Huawei presentó una apelación pero el tribunal supremo de Zhejiang dejó la resolución en vigor. El tribunal declaró que sería incorrecto soporter la objeción de que no había confusión porque la compañía-infractor tomó una parte significativa de mercado y adquirió una base de clientes debido a una conducta ilegal. Al admitirlo, el tribunal simplemente enviaría un mensaje a todos los infractores potenciales: ¡gana o se vaya!


4. India: Zara la moda contra Zara la comida
Veredicto - a favor de la moda


La designación Zara es una marca ampliamente reconocida en el mundo de moda, y se utiliza en diferentes partes del planeta. Exactamente la misma designación se aplicó a un restaurante que operaba en una sola ciudad india. ¿Creéis que el consumidor podrá confundir una con la otra o presumir que el restaurante se relacione a la marca "de moda"?

El tribunal de Delhi precisamente lo pensó porque en 2010 en India se abrió la primera tienda bajo la marca Zara, y en realidad, la marca apareció en el país en 1986 (a través de una empresa conjunta), y aún fueron presentadas unas solicitudes por marcas comerciales. Ahora el restaurante funciona simplemente como Tapas Bar.

El tribunal superior de Delhi prohibió al demandado utilizar la ampliamente famosa marca comercial ZARA del demandante como parte de su designación “Zara Tapas Bar” para el restaurante. El tribunal particularmente enfatizó la intención desleal del acusado que, en opinión del tribunal, era evidente a partir de la publicidad de la marca. El tribunal observó que la palabra "ZARA" se usó de tal manera que se parecía 10 veces más grande que las siguientes palabras. En algunos lugares la palabra se usó por sí misma sin dejar dudas de que es idéntica / engañosamente similar a la marca comercial del demandante.

El tribunal dictaminó: "Si el demandado no quisiera adquirir fama a expensas de la reputación de otra compañía no usaría la palabra Zara tan claramente en las frases "Zara Tapas Bar" o "Zara - bar y restaurante". Aunque ZARA es un femenino nombre común el demandado no pudo probar el carácter universal de la palabra. Además, el demandante proporcionó unas marcas registardas con respecto a la designación Zara a su nombre. El demandado se refirió a 46 marcas registradas de terceras personas que, según él, eran similares / idénticas a la designación ZARA, por ejemplo, las designaciones HAZARA, KEWDA, ZARATOR, LOZAR-a, etc., pero en opinion del tribunal era un engaño.

El tribunal sentenció: "Vivimos en el siglo XXI. Al menos desde principios de este siglo existe la posibilidad de una amplia diseminación de información a través de Internet y la television. Zara se centró en la clase media. Los consumidores en India no pudieron permanecer en la oscuridad sobre esta compañía y sus productos".


5. India: ¿la designación Eclairs pertenece a Cadbury o a todos?
Veredicto - a favor del público


Cadbury es muy escrupulosa a la propiedad intelectual. En algunos países la compañía se reserva el derecho de usar un matiz del color púrpur en empaque de chocolate. En India estaban registradas 3 marcas que contuvieron la palabra Eclairs - Chocolate Eclairs, Orange Flavoured Chocolate Eclairs и Chocolate Eclairs Pop. Sin embargo, las tres designaciones no se utilizaron a pesar de que estaban registradas ya en 1972.

ITC Ltd ganó la batalla, que duró más de 10 años. Según la decisión de la Cámara de Apelaciones sobre propiedad intelectual, Cadbury ya no es el propietario de tres marcas. Estas marcas registradas fueron eliminadas del registro de marcas porque, según la Cámara, Cadbury no pudo probar el uso de estas designaciones una vez que se registraron.

La única objeción del demandado es que es el propietario de jure de las marcas de jure tanto en India como en el extranjero.

La sección 47 de la Ley de Marcas Comerciales de 1999 estipula que la Cámara elimina una marca registrada a causa de falta de uso o falta de evidencia de uso durante cinco años continuos a partir de la fecha de presentación de la solicitud para registro.

Sigue siendo un acertijo, porqué Cadbury no pudió probar el uso de las marcas, aunque el uso puede demostrarse mediante confirmación de la publicidad del producto y demostración de que el producto estaba en circulación en el mercado.

Esto, sin embargo, no significa que Cadbury ya no podrá usar la palabra Eclairs en sus productos. Después de todo, no es necesario un trámite para usar un nombre. Eclair es una palabra común y todos tienen derecho a usarla.


6. London Dairy contra Londonderry
Veredicto - a favor de Londonderry


London Dairy vende helados Premium. Londonderry vende productos de confitería baratos.

Fonéticamente ambas designaciones suenan igual. Sin embargo, todo lo demás, excepto el sonido, es diferente.


El tribunal determinó la falta de similitud visual y estructural y la falta de evidencia de fraude, distorsión o uniformidad de esquema de color, así como la apariencia y precio de los productos, y se puso de parte del demandado (Londonderry).


7. Bata calzado contra Bata materiales espumados
Veredicto - a favor de materiales espumados


En la década de 1980, el fabricante de calzado Bata quería poner fin a la actividad de una empresa que vendía materiales de espuma bajo el mismo nombre. El juez preguntó: "¿Cómo descubren los consumidores que Bata no produce espuma?» El juez razonó lógicamente que los compradores no le preguntarían al vendedor si el producto fue producido por el fabricante de zapatos.

Por esta razón Bata el fabricante de materiales espumados, ganó el caso, a pesar de que el dominio es completamente diferente de la parte verbal de la marca.

8. China: Qiaodan Sports Co., Ltd contra Michael Jordan
Veredicto - a favor de Michael Jordan


Quizás una de las marcas de calzado más famosas y el logotipo de Jumpman (un saltador) chocaron con un ejemplo de apropiación en China.


Si alguien está de acuerdo o no, Michael Jordan es uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos y, sin duda, es muy popular. Después de un litigio largo que duró más de 4 años, el tribunal chino de marcas finalmente aceptó este hecho.


Michael Jordan y su marca han sido un símbolo de Nike y otras compañías de moda durante más de 30 años. Nike tiene en mucho el logotipo “Saltador” que su uso ha pasado de la raya del baloncesto, por ejemplo, todos los Michigan Wolverins - jugadores del equipo estudiantil de la Universidad de Michigan - usan el logotipo en camisetas para todos los deportes incluido el fútbol.


No obstante, en China, donde el derecho exclusivo a una marca comercial tiene preferiblemente la persona que solicitó para registrar, pero no la persona que antes comenzó a usar la designación, la parte verbal de la Jordan marca en realidad pertenecía a otra compañía.


La empresa que produce ropa deportiva, llamada Qiaodan Sports, tiene los derechos exclusivos por la marca comercial JORDAN en los carácteres chinos: Qiaodan, que se pronuncia "Chi-ou-dan" y es una transliteración del nombre Jordan. En China Qiaodan administra unas 6,000 tiendas, y su logotipos son sorprendentemente similares al logotipo “Saltador”.


En 2012 Jordan puso un pleito contra la compañía china Qiaodan y solicitó revocación de la marca registrada de la compañía en la transliteración china y prohibición de su uso en China.

Después de que dos de los tribunales inferiores rechazaron las demandas de Jordan, apeló ante el tribunal superior de China.

El tribunal superior dictaminó que la designación JORDAN en carácteres chinos debió devolverse a la Oficina de Patentes de China (después de lo cual, presumiblemente, Michael Jordan podría obtener el registro).

Según el acta judicial publicado en el sitio web oficial, la compañía china Qiaodan Sports Co debe dejar de usar la designación Qiaodan en carácteres chinos en el comercio.

"La sentencia del tribunal asegura que mis fanáticos chinos y todos los consumidores chinos ahora saben que Qiaodan Sports y sus productos no tienen nada que ver conmigo", - dijo Jordan.

¿Qué conclusiones?

Primero, en China se debe solicitar para registrar de una marca comercial lo antes posible. A diferencia de otras jurisdicciones (por ejemplo, los Estados Unidos) China no requiere pruebas de uso de una marca para obtener el registro. Por lo tanto, el concepto de "registro protectivo" existe en China pero no en los Estados. Y en la mayoría de los casos una marca no puede ser impugnada por incumplimiento de uso dentro de los tres años posteriores después del registro. en En China en tanto que hay al menos uso de buena fe durante este período de tres años, una marca no será cancelada.

Segundo, se debe tenerse en cuenta la transliteración de designaciones en carácteres chinos. Un especialista chino sobre marcas debe ofrecer una serie de posibles designaciones chinas que son fonéticamente equivalentes a la designación en Inglés. Además, es posible que los consumidores chinos ya asocien una cierta combinación de letras con su marca como una transliteración de facto.


9. Rusia: Valio contra “Baba Vala”
Veredicto - a favor de Valio


La historia de producción de la mantequilla finlandesa data a 1908. Este año comenzó la exportación del producto a Rusia. Hoy en día la mantequilla se exporta a aproximadamente 30 países.

Alrededor de 2014 apareció una mantequilla en tiendas rusas, que se asemegía sorprendentemente al embalaje de la mantequilla finlandesa Valio. El diseño del empaque de la mantequilla Valio con la imagen de una chica con una jarra ante el fondo claro, que es familiar para el consumidor ruso, se elaboró varios años antes.


Según los resultados de una encuesta pública cerca de 50% de los consumidores rusos fueron engañados y confundieron los dos productos.

Valio SRL - la división rusa de la empresa finlandesa Valio inició una acción con el Servicio Federal Antimonopolio (SFA) en San-Petersburgo sobre la similitud hasta el grado de confusión, inducción a error de los consumidores e infracción de  la Ley de defensa de la competencia.


Como regla general, los compradores se guían por los elementos básicos y más notables de los productos, incluido el color y el estilo de diseño, y pueden confundir los embalajes similares en apariencia "Baba Vala" y "Valio" y comprar un producto en lugar de otro.

Como prueba de su actitud Valio SRL produció un análisis comparativo cumplido por un abogado de patentes según el cual la composición y decoración de color de los embalajes eran casi idénticos.

El demandado, la empresa rusa SRL “Traditsiya”, no estuvo de acuerdo con el demandante pero durante el litigio cambió el empaque de su mantequilla.

Como resultado no se otorgó una orden de SFA pero, a pesar de esto, la similitud hasta el grado de confusión fue establecido, el demandado fue declarado culpable de competencia desleal e infracción de la Ley de defensa de la competencia, y se le impuso una multa de 110 mil rublos.

Para referencia:
La parte 1 del artículo 14 de la Ley de defensa de la competencia prohíbe la competencia desleal.
Por tal infracción de la parte 1 del artículo 14.33 del Código Administrativo de la Federación Rusa, se prevé una responsabilidad administrativa en forma de multa a personas jurídicas en la cantidad de 100 000 a 500 000 rublos.


La traducción de autor Julia Nikoleva

Los artículos originales:
https://www.trademarknow.com/blog/9-nasty-trademark-infringement-cases-and-how-to-avoid-them
http://www.foxnews.com/food-drink/2016/04/21/louis-vuitton-fried-chicken-knockoff-ordered-to-pay-luxury-retailer-12000.html
https://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/film-academy-loses-godaddy-oscars-821998
http://www.mondaq.com/southafrica/x/486460/Trademark/Chinese+Court+Sends+3N+Packing
https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/India_7015.aspx
https://www.livemint.com/Companies/v2om2cMruwjp1CPzvPDXyO/Cadbury-loses-trademark-case-on-Eclairs.html
https://www.indiamart.com/proddetail/londonderry-6763989062.html
https://vakilsearch.com/advice/trademark-infringement-india/
https://www.languageconnections.com/blog/blatant-international-trademark-infringement-cases/
https://www.duetsblog.com/2016/12/articles/advertising/jordan-v-qiaodan-the-lessons-of-trademark-enforcement-in-china/
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/08/michael-jordan-scores-partial-victory-china-trademark-case-qiaodan
https://vc.ru/flood/20126-baba-valya-fine
https://roscontrol.com/journal/news/valya-protiv-valio-schet-01/ 
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